Бесплатная консультация юриста
Круглосуточно
Звоните сейчас!
+7 (499) 322-26-53
Вы здесь:  / Юридические справки / Неиспользование товарного знака в течение трех лет

Неиспользование товарного знака в течение трех лет

Содержание

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее — предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Комментарий к Ст. 1486 ГК РФ

1. Гражданским кодексом РФ провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484 ГК), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать свой товарный знак. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление Кодекса способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятию препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Данная норма может в ряде случаев способствовать борьбе с «пиратами» — лицами, регистрирующими на свое имя товарные знаки и тем самым перекрывающими возможность выхода на рынок реальным (фактическим) производителям товаров, в том числе зарубежным.

2. Прекращение правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится не по инициативе федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в функции которого проверка использования товарного знака не входит. Для начала процесса досрочного прекращения регистрации необходимо, чтобы в палату по патентным спорам было подано соответствующее заявление.

3. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках 1992 г. в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось «любое лицо»; в ГК РФ речь идет о «заинтересованном лице». То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности. В целях единообразного подхода к определению заинтересованности лица Роспатентом 20 мая 2009 г. было выпущено информационное письмо N 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», которое предлагает руководствоваться нижеприведенными подходами:

«Как следует из пункта 1 статьи 1486 Кодекса, факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность использования данного товарного знака его правообладателем. Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, управомоченных подавать соответствующее заявление, только заинтересованными лицами.

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается, исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Вместе с тем целесообразно учитывать следующее:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак:

— физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве;

— юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

2. Не являются заинтересованными лицами в смысле ст. 1486 Кодекса физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени.

3. Подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплата соответствующей пошлины являются одинаково обязательными для любого лица, поэтому два этих факта сами по себе не могут свидетельствовать о заинтересованности заявителя.

4. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

5. Установленный в ст. 1486 Кодекса принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В этой связи заинтересованность в регистрации товарного знака не в целях его использования для индивидуализации товаров, работ и услуг, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанной на законе.

В свою очередь, к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

К таким лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации, в случае если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

К таким лицам можно также отнести субъектов хозяйственной деятельности, которым принадлежат исключительные права использования коммерческих обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и которые осуществляют предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеют намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

К таким лицам можно также отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

6. Вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление, должен решаться коллегией палаты по патентным спорам при проведении заседания. При определении заинтересованности лица коллегии надлежит установить, может ли заявитель выступать в качестве заинтересованного лица и подтверждают ли представленные им пояснения и документы его заинтересованность. В противном случае делопроизводство по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования прекращается».

4. Комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально, используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в палату по патентным спорам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.

Читать дальше:  Как узнать фамилию собственника квартиры по адресу

Так, например, в палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении товарного знака «Хочу все знать» в отношении всех услуг (41 — дубляжи; информация по вопросам развлечений; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; презентации; производство видеофильмов; производство фильмов; изготовление титров и надписей; производство фильмов с использованием компьютерной графики; производство мультипликационных фильмов; прокат аудиооборудования; прокат кинематографических принадлежностей; прокат аппаратуры для подводных и трюковых киносъемок; прокат [кино] фильмов; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций; прокат реквизита; прокат театральных декораций; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат осветительной аппаратуры для киностудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат фильмов; радиопередачи развлекательные; развлекательные телевизионные передачи; составление программ встреч [приемов]; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; 42 — выполнение чертежных работ; исследования научные и технические в области кинопроизводства; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями] в области кинопроизводства; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; научно-исследовательские разработки в области кинопроцесса; определение подлинности произведений искусства; определение подлинности художественных работ; организация встреч по интересам; прокат костюмов; прокат переносных сооружений; служба переводов; управление делами по охране авторских прав), для которых он был зарегистрирован, в связи с его неиспользованием. Изучив материалы дела, представленные доказательства использования товарного знака, палата по патентным спорам приняла решение о возможности удовлетворения заявления лишь в отношении части услуг — «41 — дубляжи; изготовление титров и надписей; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; производство видеофильмов; производство фильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат фильмов; услуги по написанию сценариев».

5. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату по патентным спорам не ранее чем через три года после регистрации товарного знака в государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям пп. 1 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., предоставляет владельцу товарного знака так называемый льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товаров и т.д.

6. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ГК РФ в п. 2 комментируемой статьи определяет те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ; при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., причем использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот. Таким образом, например, использование товарного знака только в сети Интернет не будет являться использованием товарного знака при разрешении вопроса о прекращении его правовой охраны.

7. Следуя положениям пп. 2 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., ГК РФ признает использование товарного знака в несколько измененном виде, т.е. с изменением отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака и не ограничивающих его правовую охрану. Такими изменениями, в частности, могут признаваться изменения прописных букв на строчные в словесном товарном знаке либо использование изобразительного товарного знака в зеркальном отображении. Положения рассматриваемой статьи корреспондируют с нормами, нашедшими отражение в ст. 1505 ГК РФ (см. комментарий к ней).

Комментируемое положение может быть проиллюстрировано следующим примером.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР «Автоматика» является правообладателем комбинированного товарного знака, в состав которого входят изобразительный элемент в форме прямоугольника, в границах которого на голубом фоне расположены две стилизованные буквы «D» и «C», выполненные белым цветом. Под этим прямоугольником расположен словесный элемент «ДАТА ЦЕНТР», при этом слова расположены в два ряда.

В палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление о досрочном прекращении действия указанного товарного знака, мотивированное, в частности, тем, что этот товарный знак правообладателем не используется, а используется другой товарный знак, принадлежащий ему же. Этот другой товарный знак правообладателя также представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент этой комбинации является практически тождественным изобразительному элементу первого товарного знака правообладателя. Их различие — в цветовом исполнении. Второй товарный знак правообладателя выполнен в черно-белом цветовом сочетании, а словесный элемент «ДАТА ЦЕНТР» помещен рядом с изобразительным элементом. Слова расположены в один ряд и также выполнены в черно-белом цветовом сочетании. Таким образом, между первым и вторым товарными знаками правообладателя существует два отличия — цветовое исполнение и место расположения словесного элемента.

Оспариваемый товарный знак использовался правообладателем на выпускаемом им оборудовании и в деловой документации. При этом на оборудовании он использовался в несколько измененном виде: входящий в него словесный элемент располагался не под изобразительным элементом, а рядом с ним, сами слова были выполнены в одну строку. При этом изобразительный элемент, входящий в это размещенное на оборудовании обозначение, был тождественным изобразительному элементу, входящему в оспариваемый товарный знак. Цветовое исполнение всех элементов используемого обозначения тождественно цветовому исполнению оспариваемого товарного знака.

Таким образом, очевидно, что используемое обозначение несущественно отличалось от товарного знака правообладателя. Это было принято во внимание палатой по патентным спорам, и заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны первого товарного знака правообладателя не было удовлетворено.

8. При рассмотрении вопросов использования товарных знаков необходимо обратить внимание на субъектов такого использования. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках 1992 г. фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений — сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. О лице, использующем товарный знак под контролем правообладателя, впервые упоминается в ГК РФ.

9. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на не зависящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.

Юрист патентно-адвокатского бюро "Гардиум"

специально для ГАРАНТ.РУ

Согласно отчету о работе СИП в 2017 году споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования составили почти половину от общего количества дел, рассмотренных Судом по первой инстанции. Для предпринимателей, которые получают отказ в регистрации своего товарного знака, поскольку сходный до степени смешения знак уже принадлежит другому лицу, данный метод сегодня является наиболее эффективным.

Сходство до степени смешения

Товарный знак признается сходным до степени смешения, если он ассоциируется с другим в целом, несмотря на некоторые отличия. Это может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто является производителем товара, и именно поэтому запрещено законодательством РФ. Следует акцентировать внимание на том, что противопоставление товарных знаков применимо к однородным товарам или услугам. Например, если товарный знак был зарегистрирован в отношении кондитерских изделий, то это не послужит препятствием для регистрации сходного обозначения в отношении автозапчастей. В данном случае товары относятся к разным родовым группам, имеют отличный друг от друга круг потребителей, место реализации и цель приобретения, а значит, наличие данных обозначений на рынке не несет в себе угрозы смешения производителей в глазах потребителей.

В соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса заинтересованное лицо может подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, если товарный знак не используется правообладателем или подконтрольными ему лицами непрерывно в течение трех лет. Трехлетний период является обязательным условием, позволяющим прийти к выводу, что правообладатель товарного знака не заинтересован в сохранении исключительного права на спорный товарный знак, в то время как, лицо, инициирующее процесс его досрочного прекращения, напротив – нацелено на его использование в своей предпринимательской деятельности.

В качестве яркого примера признания обозначений сходными можно привести судебное разбирательство между известными кондитерскими фабриками – "Славянка" и "Красный октябрь" (Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12 октября 2010 г. по делу № А08-8099/2009-30). Для выпуска плиточного шоколада оба производителя использовали изображение девочки в платке, дополнив его словесными элементами "Аленка" и "Алина". В результате рассмотрения данного спора правовая охрана товарного знака "Алина" была признана недействительной.

Цели досрочного прекращения правовой охраны

Основной целью аннулирования чужого товарного знака в связи с его неиспользованием является получение возможности регистрации сходного обозначения в качестве товарного знака на свое имя. Однако в некоторых ситуациях это становится объективной необходимостью для защиты от претензий со стороны правообладателя товарного знака.

Так, в 2016 году компания "АВТОлогистика" обратилась с подобным исковым заявлением в СИП. Компания требовала досрочного прекращения правовой охраны трех товарных знаков "HYUNDAIH-1", "HYUNDAICOUPE" и "HMCHYUNDAI", принадлежащих одному из крупнейших автопроизводителей "HYUNDAI". Данные обозначения были зарегистрированы в отношении частей и принадлежностей транспортных средств. Истец пояснил, что они препятствуют его коммерческой деятельности по ввозу и реализации автозапчастей в то время как правообладатель применяет их лишь для запрета на осуществление аналогичной деятельности "параллельным" импортерам, не получившим его разрешение на использование. Суд принял решение удовлетворить заявленные требования и прекратил правовую охрану товарных знаков автопроизводителя.

Перспективы дела

Безусловно, перед тем, как инициировать досрочное аннулирование сходного товарного знака, необходимо оценить перспективы данной процедуры. Мониторинг Интернета покажет, действительно ли правообладатель не использует товарный знак в предпринимательской деятельности. Так или иначе большинство участников рынка размещают рекламу, создают свои веб-сайты и реализуют продукцию через интернет-магазины.

Кроме того, следует проанализировать, какие предпринимательские риски представляет наличие спорного товарного знака. В случае если экономические интересы компаний не пересекаются, вместо затратного по времени судебного процесса целесообразнее будет обратиться к правообладателю товарного знака за получением письма-согласия на регистрацию товарного знака.

Судебный процесс

Бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об использовании товарного знака в трехлетний период, будет лежать на ответчике-действующем правообладателе. При этом Президиум СИП отмечает, что учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением маркированного спорным обозначением товара в гражданский оборот, то есть доведение его до потребителя. Для этого ответчик должен представить суду документы, которые подтверждают, что товарный знак задействован им в осуществлении предпринимательской деятельности. Это могут быть договоры с контрагентами, счета, акты выполненных работ, товарные накладные и ряд других письменных доказательств, датированных в пределах трехлетнего периода до момента обращения заинтересованного лица к правообладателю, и в которых фигурирует спорное обозначение.

Читать дальше:  Договор поручительства юридического лица образец

В свою очередь истцу необходимо доказать только свой интерес в аннулировании товарного знака. Для этого предоставляются документы, свидетельствующие о совершение подготовительных действий к запуску бизнес-проекта. Например, заказ рекламной полиграфической, сувенирной продукции с нанесенным на нее спорного обозначения или подача заявки на его регистрацию в Роспатент. Производство и реализация товара также свидетельствуют о заинтересованности истца.

Таким образом, для удовлетворения требований в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо установить:

факт заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны;

факт неиспользования товарного знака непрерывно в течении трех лет.

В случае недоказанности одного из указанных обстоятельств спорный товарный знак не будет аннулирован.

Так, из-за отсутствия заинтересованности ООО "ТД "РУСИЧ" было отказано в прекращении правовой охраны товарного знака "Горьковская", принадлежащего известной пивоваренной компании "Балтика". Истец не предоставил надлежащих доказательств того, что он намерен осуществлять производство алкогольной продукции. Кроме того, он не подтвердил наличие у него соответствующего технологического оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, равно как и наличие соответствующего разрешительного документа – лицензии на производство алкогольной продукции.

Претензионный порядок

В июле 2017 года в ч. 4 ст. 1486 ГК РФ было добавлено положение, которое обязывает заявителей требования о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования соблюдать претензионный порядок. До обращения с иском в суд предприниматель, который полагает, что товарный знак не используется, должен направить его правообладателю письменное предложение. В нем необходимо указать на возможность правообладателя самостоятельно обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от прав на товарный знак, либо заключить с заявителем договор об отчуждении прав на товарный знак.

Если в течение двух месяцев со дня направления претензии правообладатель не даст ответ или же ответит отказом, то только тогда можно обращаться в суд. На подачу соответствующего заявления дается 30 дней. Пропустив данный срок, потребуется заново направлять правообладателю письменную претензию по истечении трех месяцев со дня направления предыдущей. Такой формализм требует от заинтересованного лица внимательного отслеживания сроков, в противном случае процесс аннулировании может существенным образом затянуться по времени.

Зарегистрировав товарный знак, правообладатель обязан его использовать для индивидуализации своих товаров (работ или услуг). В ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, а права на него переданы другому, более заинтересованному в его использовании лицу. О том, каким образом компания может добиться досрочного прекращения правовой охраны чужого товарного знака, в каких случаях суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и на какие обстоятельства следует обратить внимание, приобретая права на товарный знак, читайте в материале.

По данным Роспатента, еще в 2011 г. было зарегистрировано 35 954 товарных знака, а в 2014-м — 42 298; 2015-м — 43 042; 2016-м — 55 191 1 . Большинство товарных знаков регистрируются сразу в отношении нескольких классов товаров, в том числе и тех, производство которых предприниматель фактически не осуществляет.

Наблюдается следующая ситуация. Большинство привлекательных обозначений (главным образом, словесных) «закреплены» за конкретными правообладателями. Новым участникам рынка достаточно сложно придумать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками. При этом многие зарегистрированные обозначения не используются вовсе либо используются в отношении далеко не всех товаров, которые указаны в свидетельстве на товарный знак. Закономерно, что Судом по интеллектуальным правам ежегодно рассматривается значительное число споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования: в 2014 г. — 435; 2015-м — 440; 2016-м (1-е полугодие) — 201 2 .

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака: почему это возможно?

Как следует из ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами — объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно-полезный продукт, что заслуживает «вознаграждения» со стороны государства — предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением и при этом страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение круга субъектов-пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом основного правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие, они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг 3 . Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны 4 . С другой — препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара 5 .

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками — после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Все вышеобозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии со ст. 1486 ГК РФ основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который вероятнее всего будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не причиняет. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков. Установленный трехлетний период неиспользования является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика.

Каким образом истец в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказывает свою заинтересованность?

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В чем она должна проявляется, законодатель не раскрыл. Обратимся за ответом к судебной практике.

Как отметил ВС РФ в Определении от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности (п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А40-77602/09-15-252, решение СИП РФ от 13.07.2016 по делу № СИП-272/2016):

заявитель производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Эти критерии должны присутствовать в совокупности.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами (постановление Президиума СИП РФ от 07.08.2015 по делу № СИП-120/2014).

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом: создание видимости заинтересованности (решение СИП РФ от 24.09.2014 по делу № СИП-457/2014).

При этом нужно учитывать, что заинтересованным лицом выступает не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика (постановление Президиума СИП РФ от 28.07.2017 по делу № СИП-120/2017).

При оценке заинтересованности истца учитывается в том числе и деятельность аффилированного с ним лица, например, производство таким лицом под контролем истца продукции, однородной товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Так, СИП РФ удовлетворил иск фабрики о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Царь», зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса МКТУ «мясо; рыба; птица и дичь; овощи консервированные». В качестве доказательства своей заинтересованности фабрика представила доказательства осуществления ей в отношении товаров 29-го класса МКТУ через общество «Русская провинция» — аффилированное лицо (постановление Президиума СИП РФ от 04.08.2017 по делу № СИП-9/2017).

Читать дальше:  Доверенность на право представлять интересы в суде

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права, свидетельствует не только о намерении использования истцом, но и о фактическом использовании им товарного знака в своей деятельности. Если ответчик в деле о нарушении исключительного права инициирует процесс о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то в этом деле суд признает его заинтересованным лицом (постановление Президиума СИП РФ от 17.03.2016 № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015).

Каким образом ответчик может доказать, что использовал товарный знак?

Для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно как действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. На практике правообладатели зачастую пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная оборонительная стратегия закономерно заканчивается проигрышем. Так, в одном из дел ответчик представил в качестве доказательств использования спорного товарного знака договор простого товарищества, в соответствии с которым стороны обязались совместно действовать в целях производства и реализации алкогольной продукции под спорным товарным знаком, и этикетки для бутылок, на которых размещался товарный знак. Как отметил СИП РФ, такие доказательства свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был удовлетворен (решение СИП РФ от 22.04.2014 по делу № СИП-81/2014).

Необязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем.

Здесь, однако, важно обратить внимание на то, что самого по себе предоставления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы отбить претензии заинтересованного лица. Важно доказать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В данном случае также должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласованные действия правообладателя и третьего лица, использующего товарный знак, по поддержанию качества товаров (услуг) (решение СИП РФ от 11.04.2017 по делу № СИП-407/2016).

Можно выделить в том числе следующие случаи использования товарного знака под контролем правообладателя:

изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг и (или) распространение такого товара (постановление Президиума СИП РФ от 02.10.2014 по делу № СИП-198/2014);

при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия (постановления Президиума СИП РФ от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014);

в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации, если правообладатель при внесении товарного знака в таможенный реестр указал использующее товарный знак лицо в качестве уполномоченного импортера (постановление Президиума СИП РФ от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013).

Удовлетворит ли суд иск о досрочном прекращении товарного знака к новому приобретателю прав при условии, что прежний правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет?

Суды исходят из того, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не отменяет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском его приобретателя. Если новый приобретатель не успел начать использование товарного знака, суд удовлетворяет иск о прекращении правовой охраны такого знака (решение СИП РФ от 07.08.2017 по делу № СИП-132/201, постановление Президиума СИП от 04.06.2014 по делу № СИП-70/2013).

Подобное решение не во всех случаях будет справедливым. Представим: новый правообладатель выплатил определенную сумму за отчуждение ему исключительного права, вложил средства в маркетинговую кампанию. В отличие от своего предшественника он действительно собирается использовать товарный знак. Между тем появляется некое третье лицо и «отбирает» у него товарный знак. Оснований для привлечения отчуждателя права нет, — он выполнил обязательство по договору об отчуждении исключительного права.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы — установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего срока, — нельзя признать удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам.

Наиболее целесообразным представляется следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

оценка общего периода неиспользования товарного знака как первым, так и последующим правообладателями;

анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаком товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Однако до сих пор суд занимает категоричную позицию — намерение использовать товарный знак со стороны нового правообладателя учитываться не должно. В связи с этим рекомендуем компаниям, прежде чем приобретать товарный знак, провести его полную проверку. Необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении товарного знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения охраны в связи с неиспользованием. Кроме того, необходимо обратить внимание на факт использования товарного знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери нового правообладателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Какие обстоятельства неиспользования товарного знака признаются независящими от правообладателя?

Если правообладатель действительно не использовал товарный знак, то у него все равно есть определенные варианты для маневров. Прежде всего он может попытаться доказать, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам. Если ему это удастся — суд откажет в удовлетворении иска о прекращении правовой охраны.

В российской правовой системе к обстоятельствам, исключающим прекращение правовой охраны товарного знака, относится прежде всего банкротство правообладателя (постановление СИП РФ от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013). Уважительными причинами неиспользования могут также считаться административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара (для фарм-продукции) (решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013).

Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака, если потребитель все еще ассоциирует его с конкретным производителем?

Как отметил Президиум СИП РФ в постановлении от 22.05.2017 по делу № СИП-204/2016, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности их регистрации и использования заинтересованным лицом, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков. Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Правообладатель может отбиться от иска о прекращении правовой охраны товарного знака, указав на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. Общество обратилось в СИП РФ с иском к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров третьего класса МКТУ (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основании ст. 10 ГК РФ, отметив, что выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения HENNESSY (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком HENNESSY.

В другом деле СИП РФ отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков «Коровка» (конфеты) в отношении ряда товаров в связи с неиспользованием. При этом он отметил, что оспариваемые товарные знаки приобрели широкую известность и в поведении истца усматриваются недобросовестность и намерение паразитировать на широко известном товарном знаке.

Подобный подход следует признать оправданным. Товарный знак может не осуществлять индивидуализирующей функции в отношении конкретной группы товаров. Однако в силу его широкой известности он превратился в символ гудвилл, который, в свою очередь, не привязан к конкретным товарам (услугам). На любые продукты, выпускаемые под таким брендом, в той или иной мере распространится имидж бренда. Заявитель в таком случае получит несправедливые преимущества.

В то же время практике известны примеры, когда заявителю не удавалось оспорить правовую охрану известного бренда. Так, в постановлении по делу от 21.10.2015 № СИП-883/2014 суд заключил, что нет оснований считать действия истца, требующего досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dr Pepper в отношении ряда классов товаров, злоупотреблением правом.

1 См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2016 // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (//www.rupto.ru)

3 См.: Park‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985)

4 См.: Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163-64 (1995)

5 James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 274 (7th Cir. 1976)

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked ( Обязательно )

Adblock detector